- Oktober 2015/1 Kommentar/in Domainrecht, UDRP/von Peter Müller
Die BMW AG hat erfolgreich ein UDRP-Verfahren gegen den Inhaber des Domainnamens „b.mw“ geführt und eine Entscheidung auf Übertragung des Domainnamens erwirkt (Bayerische Motoren Werke AG v. Masakazu/Living By Blue Co., Ltd., WIPO Case No. DMW2015-0001). Bei dem Domainnamen handelt es sich um einen sog. „Domain-Hack“, bei dem sich der Sinn des Domainnamen nur dann ergibt, wenn man die verschiedenen Ebenen des Domainnamens zusammen liest. Diese Domainnamen finden insbesondere im Bereich der beschreibenden Begriffe und im Bereich der Social-Media-Dienste Verwendung (z.B. <inter.net>, <pla.net>, del.icio.us>, oder <blo.gs>).
Im Bezug auf die Voraussetzungen für eine Übertragung eines Domainnamens nach der Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) ergibt sich bei diesen Domainnamen ein Problem: Über viele Jahre gingen die Panels davon aus, dass die Top-Level-Domain bei der Berücksichtigung der Identität oder Ähnlichkeit zwischen dem Domainnamen und der Marke des Beschwerdeführers außer Betracht bleiben muss, so dass die Voraussetzung des § 4(a)(i) der UDRP („your domain name is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the complainant has rights“) in aller Regel nicht erfüllt ist und ein Übertragungsanspruch scheitert (im vorliegenden Fall hätte nach dieser Entscheidungspraxis ein Vergleich zwischen „B“ und „BMW“ stattgefunden).
Es gibt mittlerweile jedoch eine Handvoll von Entscheidungen, die – nicht immer mit überzeugender Begründung – von diesem Grundsatz abgewichen sind:
- Tesco Stores Limited v. Mat Feakins, WIPO Case No. DCO2013-0017 (<tes.co> ist ähnlich zu TESCO-Marke)
- project.me GmbH v. Alan Lin, WIPO Case No. DME2009-0008 (<project.me> identisch mit PROJECT.ME-Marke, da „.me“ nicht nur als ccTLD von Montenegro sondern auch als sprechende Bezeichnung verstanden wird)
- BookIt.com, Inc. v. PrivacyProtect.org / ICS INC., WIPO Case No. D2013-0775 (das “.com“ des Domainnamens <extranetbookit.com> soll nicht vernachlässigt werden, da es Teil der Marke „BOOKIT.COM“ des Complainant ist)
- Koninklijke Philips Electronics N.V. v. Alan Horswill, WIPO Case No. DTV2002-0004 (Verkehr versteht „.tv“ in <buyaphilips.tv> in aller Regel nicht als Hinweis auf Tuvalu sondern auf Television)
- Channel Television Limited v. Legacy Fund LLC / Protected Domain Services Customer ID: R-3108040, WIPO Case No. DTV2011-0008 (<channel.tv> identisch mit Marke “channel TV”)
- Canyon Bicycles GmbH v. Domains By Proxy, LLC / Rob van Eck, WIPO Case No. D2014-0206
Das Panel im Verfahren um „b.mw“ hat diesen Punkt erstaunlich kurz gehalten:
In this case, the disputed domain name differs from the Complainant’s BMW mark only by the addition of a punctuation mark (“.”) between the “b” and “mw” in the mark. While “.mw” is the TLD, consideration of TLDs may in appropriate circumstances be considered when evaluating identity or confusing similarity under the first element of the Policy, and the Panel finds such consideration to be appropriate in the circumstances of this case. See, e.g., Tesco Stores Limited v. Mat Feakins, WIPO Case No. DCO2013-0017; Zions Bancorporation v. Mohammed Akik Miah, WIPO Case No. D2014-0269.
Ich halte diese Entwicklung der Rechtsprechung für problematisch. Im Markenrecht gilt der Grundsatz, dass aus beschreibenden Begriffen gebildete Zeichen unter Umständen unterscheidungskräftig sein können. So wurden unter anderem der Marke „Baby-dry“ oder der geschäftlichen Bezeichnung „Flüssiggas Bayern“ Unterscheidungskraft zugesprochen. Wenn man im Hinblick auf das UDRP-Verfahren an diesem Punkt die Ausnahme zum Grundsatz macht und die Top-Level-Domain bei der Gegenüberstellung einbezieht, dürfe dies dazu führen, dass sich über das Vehikel einer Marke unter gewissen Umständen beschreibende Domainnamen einklagen lassen, die eigentlich ohne Einschränkungen registriert werden dürften. Gerade das Beispiel von „Flüssiggas Bayern“ und dem korrespondierenden Domainnamen „fluessiggas.bayern“ macht dieses Spannungsfeld aus meiner Sicht sehr deutlich. Darüber hinaus stellte sich auch die Frage, warum die Einbeziehung nicht auch zu Gunsten eines Domaininhabers greifen soll. Begründen beispielsweise die Domainnamen „starbucks.physio“ oder „apple.dental“ – einmal abgesehen vom Bekanntheitsschutz – eine tatsächliche Verwechslungsgefahr mit jeweiligen Marken, wenn doch außer Frage steht, dass die Markeninhaber in den durch die Top-Level-Domain vorgegebenen Dienstleistungsbereichen nicht tätig sind?
Ich halte es für zielführend, die Top-Level-Domain bei der Frage der Bösgläubigkeit eines Domaininhabers nach §§ 4(a)(iii) i.V.m. 4(b) der UDRP mit in die Bewertung einzubeziehen, da hier eine zielgerichtetes Verhalten indiziert werden kann. So können beispielsweise Domainnamen wie „allianz.versicherung“ oder „gibson.guitars“ darauf schließen lassen, dass die Domainregistrierungen zielgerichtet im Bezug auf den jeweiligen Markeninhaber vorgenommen wurden. Im Hinblick auf die Einbeziehung bei der Prüfung der gegenüberstehenden Zeichen gibt es aus meiner Sicht noch keinen befriedigenden Ansatz, der Marken- und Domaininhabern gleichermaßen Rechtssicherheit geben würde. So einfach wie das Panel in der hier besprochenen Entscheidung sollte man es sich in jedem Fall nicht machen.
